Redacción.
27 de setiembre de 2018.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy por unanimidad el informe sobre el Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley de Marcas, cuyo objetivo es incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, referida a la noción, contenido material y límites del derecho de marca, al régimen de prohibiciones de registro, a las causas de nulidad, a la caducidad, a la marca como objeto de propiedad, al procedimiento de solicitud de registro y de oposición, así como de declaración de nulidad y de caducidad, y a las marcas colectivas.
El informe, del que ha sido ponente el vocal José Antonio Ballestero Pascual, concluye que el Anteproyecto examinado transpone “adecuadamente” las disposiciones contenidas en la Directiva. No obstante, realiza algunas consideraciones técnicas con una “estricta finalidad de mejora del producto normativo” e incide en el análisis del procedimiento previsto en el Anteproyecto para el ejercicio de las acciones directas de nulidad o caducidad de la marca.
El Anteproyecto de reforma de la Ley de Marcas modifica el régimen de acciones de nulidad y caducidad de las marcas, de modo que cuando entre en vigor pasarán de ser acciones judiciales a tramitarse mediante un procedimiento administrativo ante la Oficina Española de Patentes y marcas (OEPM). El control jurisdiccional de las resoluciones recaídas en dicho procedimiento corresponderá a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, tal y como establece la legislación orgánica y procesal española. En paralelo, los órganos especializados de la jurisdicción civil conservarán la competencia para resolver los conflictos relacionados con violaciones de marcas y para conocer de las acciones de nulidad o caducidad ejercitadas por vía de reconvención.
El informe señala que, al realizar la transposición de la Directiva, el prelegislador ha optado por “incorporar el esquema procedimental y competencial establecido por el legislador europeo”, una decisión eficaz para garantizar el cumplimiento de los principios de “efectividad y equivalencia”, pero que, al mismo tiempo, produce “un desdoblamiento del examen jurisdiccional” que puede generar inseguridad jurídica “dado el riesgo de establecer criterios jurisprudenciales divergentes y de dictar sentencias contradictorias e inconciliables”.
El CGPJ somete a la consideración del prelegislador la conveniencia de “unificar en un único orden el control jurisdiccional de las decisiones sobre la validez y la caducidad de las marcas”. Teniendo en cuenta la especialización de los órganos de la jurisdicción civil que tienen atribuida la competencia en materia de marcas, “lo adecuado”, señala el informe, “sería atribuir a los tribunales –colegiados- del orden civil con competencia en materia mercantil el conocimiento de la revisión jurisdiccional de las resoluciones de la OEPM [Oficina Española de Patentes y Marcas] dictadas en el ejercicio de acciones directas de nulidad o de caducidad de las marcas”. De hecho, estos órganos ya conocen en segunda instancia las acciones de nulidad o de caducidad, además de las acciones de violación de la marca.
La adecuación de la legislación española a la Directiva requerirá en cualquier caso, tanto si se mantiene la competencia en ambos órdenes jurisdiccionales como si se opta por la solución que propone el informe del CGPJ, la modificación de la los arts. 74.1 i) y 87 ter 2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El vocal Enrique Lucas ha anunciado que redactará un voto particular concurrente.
