Por Jacobo López-Aranguren.
Cada vez son más los empresarios que confían en la imagen de sus establecimientos para atraer a sus clientes. La innovación estética y decorativa ha dejado de ser una preocupación exclusiva de las grandes marcas, especialmente atentas al tipo de imagen que quieren presentar a sus clientes.
Basta con echar un vistazo a los restaurantes, bares y cafeterías que se vienen abriendo en nuestras grandes ciudades para observar como se están separando de la estética clásica de los negocios tradicionales, ofreciendo una estética muy cuidada, desde decoraciones sesenteras, pop a otras más minimalistas o neo-futuristas, con camareros perfectamente uniformados y cuidando todos los detalles como iluminación, mobiliario, presentación de los menús, etc.
Desgraciadamente, el éxito de estos negocios suele atraer a muchos imitadores quienes inevitablemente irán aumentando en número mientras el negocio siga funcionando y ganando clientes.
Este problema es especialmente significativo en el ámbito de la franquicia. Muchos franquiciadores saben, por experiencia propia, que la convivencia con estos imitadores no sólo les ocasionará una disminución de sus ganancias, por la confusión que provocan en sus clientes, sino que además dañará su reputación e imagen, especialmente si los servicios de los imitadores son de calidad inferior.
Al tener los franquiciadores bien protegidos sus activos de propiedad industrial (marcas, diseños y patentes), los imitadores ya no tratarán de apropiarse del nombre o signo distintivo con el que se conoce la franquicia, sino de los otros elementos que la identifican y especialmente los incluidos en el llamado “trade dress” o imagen comercial de la franquicia.
El “trade dress” se compone de los más variados elementos: los elementos ornamentales, los colores, la arquitectura, la iluminación, los uniformes de los empleados o cualquier otro elemento que designe visualmente el servicio.
Son precisamente los elementos del “trade dress” que no se pueden registrar, los que centran la atención de los imitadores quienes prefieren buscar la confusión con estos otros elementos desprovistos de registro, alentados además por las últimas resoluciones judiciales que sostienen que las fuertes semejanzas en la apariencia de los locales en conflicto no es suficiente para provocar en el consumidor una asociación sustancial entre ambas empresas.
Efectivamente, los tribunales vienen realizando una interpretación muy restrictiva de la modalidad de imitación confusoria del art.11.2 de la Ley de Competencia Desleal que establece: “la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno”.
Según el Tribunal Supremo en SSTS de 30 de mayo de 2007, RJ 2007/3607, 11 de mayo de 2004, RJ 2004/2731 y 17 de octubre de 2002, RJ 2002/8766 si se llevase a cabo una interpretación literal del art.11.2 de la LCD prácticamente toda imitación sería desleal, sobre todo si se tiene en cuenta que por definición cualquiera que imite algo de otro generará confusión y se aprovechará del esfuerzo del imitado y de su reputación. La interpretación contraria únicamente conduciría a la creación de un nicho monopolístico carente de justificación alguna.
Por ello, frustrada la protección de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD) en estos asuntos, al estar permitida la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, la protección que otorgan los derechos de exclusiva cobra especial importancia, haciéndose muy recomendable tratar de proteger la imagen comercial de la franquicia a través de un registro.
Por regla general las grandes marcas franquiciadoras vienen protegiendo las apariencias externas y/o internas de sus negocios a través de la figura del diseño comunitario, siempre que cumplan los requisitos de novedad y carácter singular que exige el Reglamento (CE) N° 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (RCD).
Conviene advertir en este punto que a los diseños se les exige novedad mundial (artículos 4 y 5 RDC), pudiendo el mismo franquiciador destruir la novedad de su propio diseño si no lo registra antes de que transcurra un año desde el lanzamiento de la imagen comercial que pretende registrar (art. 7.2 b) RDC).
Los franquiciadores, sin embargo, suelen preferir la protección de una marca tridimensional a la de un diseño, especialmente por la duración de los derechos de una y otra que, en el caso de las marcas, puede ser ilimitada, mientras que en el caso de los diseños registrados tiene una duración máxima de 25 años (artículo 12 RDC).
Pero, no cualquier disposición del establecimiento de una franquicia puede ser registrada como marca tridimensional, sino sólo la que difiera significativamente de la norma o de los usos de la rama de actividad de la franquicia.
Un ejemplo de marca tridimensional en este sentido lo constituye el dibujo de las tiendas insignia de Apple que representa visualmente la disposición de un espacio de venta.
En esta línea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su resolución de 10 de julio de 2014 ha señalado que:
“la representación de la disposición de un espacio de venta de productos por medio de un simple dibujo en el que no figuran indicaciones sobre el tamaño o las proporciones puede registrarse como marca para servicios consistentes en prestaciones relativas a dichos productos pero que no formen parte integrante de la comercialización de éstos, siempre que dicha representación sea apropiada para distinguir los servicios del autor de la solicitud de registro de los de otras empresas (…) ”.
Lo que esta resolución viene a señalar es que la representación gráfica de la disposición de una tienda puede ser una marca válida si cumple con la función esencial de una marca que es la de identificar un concreto origen empresarial y diferenciar los productos o servicios de los de sus competidores.
En resumidas cuentas, podremos proteger el “trade dress” de nuestros establecimientos comerciales a través de la figura de la marca tridimensional siempre que nuestros establecimientos, al igual que ocurre con las tiendas Apple, disfruten de la suficiente distintividad como para ser consideradas una marca.
Además, siempre nos quedará el recurso de acudir a la protección del diseño industrial, en cuyo caso debemos recordar solicitar el registro de la imagen comercial de nuestros locales antes del transcurso de un año desde el primer lanzamiento y, en todo caso, consultar previamente con especialistas en esta disciplina el camino a seguir para no acabar cayendo en la cuenta de que se ha perdido la oportunidad de protegerla.
En definitiva, registrar o lamentar, esa es la cuestión.
Abogado Senior Ceca Magán Abogados
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